Ing. Mario Gallo

Consulenza Brevetti - Studio Brevetti e Marchi

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GLI ARTICOLI 123(2) & 123(3) DEL BREVETTO EUROPEO E LA LORO OSCURA TRAPPOLA

Quando forse l’insiemistica potrebbe essere di aiuto per chiarirla e quindi evitarla

Gli articoli 123(2) e 123(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo rispondono al proposito di non consentire al richiedente il brevetto, durante il periodo in cui la relativa domanda è sotto esame, e rispettivamente al suo titolare, una volta che il brevetto è stato concesso e qualora esso venga opposto, di migliorare ingiustificatamente la propria posizione, soprattutto a danno della certezza legale dei terzi che si devono necessariamente appoggiare per conoscere i loro diritti prima sul contenuto della domanda di brevetto, quale pubblicata, durante il tempo in cui è pendente, e poi, dopo la concessione del brevetto, sulla protezione finale conferita da quest’ultimo.

Il primo articolo 123(2) può operare sia prima sia dopo la concessione del brevetto per impedire di aggiungere materia non contenuta nella domanda iniziale di brevetto, mentre il secondo articolo 123(3) può operare unicamente dopo la concessione del brevetto, e solo quando quest’ultimo sia oggetto di un’opposizione, per impedire di ampliare il perimetro di protezione definito dal brevetto stesso, quale concesso.

Nonostante il comune e legittimo proposito di cui sopra gli effetti di questi due articoli possono scontrarsi e dare quindi origine a situazioni indesiderate, come la cosiddetta famosa e famigerata trappola degli Artt. 123(2) & (3) EPC, per l’appunto, che potrebbe scattare nel corso di un’opposizione e che nel caso peggiore potrebbe addirittura portare ineluttabilmente, ovvero senza alcuna possibilità di porvi rimedio, alla revoca del brevetto concesso, punendo così severamente il fatto di non averla attentamente considerata e di averne quindi sottovalutato il rischio, durante il periodo dell’esame della domanda di brevetto. Dal momento che la trappola in questione presenta aspetti e caratteristiche di non sempre facile e immediata comprensione (mi sembra che sia difficile affermare il contrario), ho cercato nel seguito, in particolare con l’aiuto di alcuni concetti di insiemistica, di fare chiarezza su questa materia, allo scopo di capire meglio come tale trappola si sviluppa ed opera nella pratica, soprattutto nell’intento di dare un contributo che possa servire ad evitarla quanto più possibile.

Ora, per il ragionamento e le considerazioni che vorrei fare, un brevetto concesso può essere considerato come formato dai seguenti tre insiemi.

  • Un primo insieme, che chiameremo C e che è definito, seguendo il dettato dell’Art. 123(2), dall’insieme degli elementi e/o caratteristiche che costituiscono il contenuto della domanda di brevetto iniziale come depositata (“content of the application as filed”). In pratica l’insieme C è formato da tutte le informazioni contenute nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni della domanda iniziale.
  • Un secondo insieme, che chiameremo R è che è definito dall’insieme degli elementi e/o caratteristiche che costituiscono la combinazione definita dalla rivendicazione principale indipendente del brevetto concesso. Quindi l’insieme R corrisponde al testo letterale, eventualmente interpretato alla luce della descrizione, della o delle rivendicazioni indipendenti che definiscono la protezione finale conferita dal brevetto al momento della sua concessione, ovvero al termine della procedura d’esame. Per semplicità supporremo che il brevetto concesso contenga una sola rivendicazione indipendente, così da poter ragionare su un unico insieme R, tenendo anche conto che eventuali rivendicazioni dipendenti di per sé non sono rilevanti dato che il loro perimetro di protezione è in ogni caso ridotto rispetto a quello della rivendicazione principale indipendente.
  • Un terzo insieme, che chiameremo P e che è definito, seguendo il dettato dell’Art. 123(3), dalla protezione conferita (“protection conferred”) dal brevetto concesso, ed è quindi costituito dall’universo o totalità delle combinazioni che contengono o potrebbero contenere la combinazione definita dall’insieme R. Pertanto l’insieme P è per definizione direttamente legato all’insieme R, e conseguentemente la sua estensione è soggetta a variare congiuntamente con quella di quest’ultimo, come sarà più chiaramente spiegato in seguito.
Pertanto, usando le modalità grafiche di raffigurazione, indubbiamente efficaci, dei concetti tipici dell’insiemistica, un brevetto concesso potrebbe essere schematicamente rappresentato nel modo seguente, in cui la freccia serve ad indicare la relazione di dipendenza che lega l’insieme P all’insieme R.

gli articoli 123(2) & 123(3) del brevetto europeo e la loro oscura trappola-1

Ora esaminiamo in dettaglio questi tre insiemi C, R e P, e come operano e si modificano durante la procedura dal momento del deposito della domanda di brevetto al momento della sua concessione. Per quanto riguarda l’insieme C, esso è direttamente legato alla quantità di informazione fornita, riguardante l’invenzione che si vuole brevettare, e pertanto tende ad essere tanto più ampio quanto più numerose sono le forme di realizzazione dell’invenzione, rivendicate o non, quindi anche solo semplicemente descritte, che sono contenute nelle specifiche iniziali della domanda di brevetto.

Questo insieme C è, almeno in linea di principio, cristallizzato e fissato nella sua estensione all’atto della data di deposito della domanda di brevetto, nel senso che esso, in base all’Art. 123(2), non dovrebbe più ampliarsi durante la procedura che porta alla concessione del brevetto, ma semmai e in via eccezionale potrebbe solo ridursi, ad esempio per effetto di una divisione dell’originale domanda. Invece, a differenza dell’insieme C, sia l’insieme R sia quindi anche l’insieme P, in quanto dipendente dall’insieme R, non hanno un’estensione fissa ma solitamente sono soggetti a variare durante la procedura di brevettazione in funzione degli emendamenti e delle modifiche che sono solitamente fatti alla domanda iniziale di brevetto, soprattutto per tenere conto dell’arte nota e delle obiezioni sollevate dall’esaminatore.

In particolare l’insieme P, che comprende la totalità delle combinazioni protette dal brevetto concesso, è tanto più ampio ed esteso quanto più basso è il numero di caratteristiche, elementi e in generale limitazioni che definiscono l’insieme R, ovvero la combinazione tutelata. Ne consegue che l’insieme P sarà tanto meno esteso, ovvero sarà capace di coprire un numero tanto più ridotto di combinazioni, quanti più elementi si aggiungeranno all’insieme R per effetto di emendamenti nel corso della procedura di esame, e viceversa esso sarà tanto più ampio, ovvero sarà capace di coprire un numero tanto più elevato di combinazioni, quanti meno elementi, al limite nessuno, si aggiungeranno a seguito di emendamenti all’insieme R durante tale procedura di esame.

Al limite al momento della concessione del brevetto, l’insieme P potrebbe risultare anche più ampio rispetto alla forma che aveva all’atto del deposito dell’iniziale domanda di brevetto, qualora nel corso della procedura di esame si fosse riusciti, essendoci ovviamente le condizioni, a rimuovere degli elementi, ad esempio perché non essenziali, dall’insieme R. In genere l’insieme R ha un’estensione inferiore a quella dell’insieme C e quindi coerentemente, nel disegno di cui sopra, esso è rappresentato con un cerchio di area più ridotta rispetto a quella del cerchio che rappresenta l’insieme C.

Si definiranno ancora l’insieme P1 e l’insieme P2 rispettivamente come la protezione conferita da un brevetto inizialmente concesso, e quella conferita dallo stesso brevetto al termine di una eventuale opposizione, ovvero, detto in altre parole, come l’universo delle combinazioni coperte da un brevetto concesso, prima di essere opposto, e rispettivamente l’universo delle combinazioni coperte dal brevetto quale risulta da tale opposizione. Fatta questa premessa e alla luce dei concetti sopra esposti, verranno ora esaminate alcune possibili situazioni, riguardanti un brevetto concesso, che interessano da vicino la presente analisi.

Innanzitutto, si possono individuare due categorie generali, indicate ai successivi punti 1 e 2, entro le quali i brevetti concessi possono essere raggruppati e che corrispondono rispettivamente al caso di un brevetto concesso non opponibile in base all’Art. 123(2) e al caso di un brevetto concesso opponibile in base all’Art. 123(2). 1. BREVETTO CONCESSO CONTENENTE EMENDAMENTI FATTI DURANTE LA PROCEDURA DI ESAME TALI DA NON OFFENDERE L’ART. 123(2), E QUINDI NON OPPONIBILE IN BASE AI MOTIVI DELL’ART. 100(C).

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Questa categoria copre tutte quei brevetti concessi per i quali le correzioni e/o in generale gli emendamenti fatti durante la procedura di esame non sono tali da dare luogo, in base all’Art. 123(2), ad obiezioni di allargamento del contenuto della domanda originale. Pertanto l’insieme R, per ognuno dei brevetti concessi che appartengono a questa categoria, contiene solo elementi già presenti nell’insieme C definito dal contenuto della corrispondente domanda iniziale di brevetto. Ad esempio, come sopra indicato, la combinazione di caratteristiche (a+b) che è parte essenziale dell’insieme R, ovvero della specifica combinazione rivendicata dal brevetto concesso, è già presente nell’insieme C.

2. BREVETTO CONCESSO EMENDATO DURANTE LA PROCEDURA DI ESAME IN MODO DA OFFENDERE L’ART. 123(2), E QUINDI OPPONIBILE IN BASE AI MOTIVI DELL’ART. 100(C). Questa categoria generale, che come detto comprende tutti quei brevetti concessi che sono potenzialmente opponibili in base all’Art. 100(c), può essere a sua volta ulteriormente suddivisa in tre sotto-categorie, esposte ai successivi punti 2.1  2.3, che corrispondono ai tre possibili modi di emendare durante la procedura di esame la domanda iniziale di brevetto, rispettivamente per rimozione, sostituzione, o aggiunta di una o più caratteristiche. 2.1 EMENDAMENTI CONSISTENTI IN UNA RIMOZIONE DI UNA O PIÙ CARATTERISTICHE TALE DA RISULTARE IN UNA ESTENSIONE DELLA MATERIA DEL BREVETTO OLTRE IL CONTENUTO ORIGINALE C.
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Ad esempio l’insieme C, ovvero il contenuto iniziale della domanda di brevetto, contiene la combinazione di caratteristiche (a+b), ma non contiene la caratteristica (a), da sola, ovvero slegata dalla caratteristica (b) (questa assenza nell’insieme C è indicata rappresentando la caratteristica (a) barrata da una coppia di linee incrociate). La caratteristica (a) è invece presente da sola nell’insieme R del brevetto concesso, per effetto di e a seguito di emendamenti, in forma di rimozione, fatti nel corso della procedura di esame della relativa domanda. Questa situazione si verifica ad esempio quando la descrizione originale annuncia una caratteristica (a) come associata in modo essenziale e non solo preferibile con una caratteristica (b), senza quindi contemplare la possibilità che la caratteristica (a) possa essere presente in forma isolata, ovvero in assenza della caratteristica (b), per cui la rimozione di (b), ovvero dell’associazione essenziale fra (a) e (b), durante la procedura di esame della domanda di brevetto non può che essere considerata come un’estensione che va oltre l’insieme C.

Ne consegue pertanto che in questo caso, durante una eventuale opposizione, il brevetto concesso, al fine di ovviare ai motivi di opposizione dell’Art. 100(c), dovrà essere opportunamente emendato in modo tale da reintrodurre, in particolare nell’insieme R quelle caratteristiche inopportunamente e precedentemente rimosse durante la procedura d’esame, così come schematizzato nel seguito.

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Comunque, pur tenendo conto di tali emendamenti necessari e imposti dalla procedura di opposizione, la protezione finale del brevetto mantenuto in forma emendata sarà inferiore a quella del brevetto quale concesso, ovvero P2 MIN P1, così da non violare l’Art. 123(3).

Pertanto in questo caso la famigerata trappola non scatta.

2.2 EMENDAMENTI CONSISTENTI IN UNA SOSTITUZIONE DI UNA O PIÙ CARATTERISTICHE TALE DA RISULTARE IN UNA ESTENSIONE DELLA MATERIA DEL BREVETTO OLTRE IL CONTENUTO ORIGINALE C.
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Ad esempio l’insieme C annuncia solo la combinazione di caratteristiche (a+b) ma non la combinazione di caratteristiche (a+c), che invece costituisce, a seguito di emendamenti nel corso della procedura di esame, l’insieme R del brevetto concesso (il fatto che (a+c) non sia presente all’inizio nell’insieme C è indicato con una coppia di linee incrociate).

Ne consegue che in questo caso, durante una eventuale opposizione, il brevetto concesso, al fine di ovviare ai motivi di opposizione dell’Art. 100(c), dovrà essere opportunamente emendato in modo da sostituire, nell’insieme R, le caratteristiche precedentemente introdotte durante la procedura d’esame con altre caratteristiche presenti in C, così come schematizzato nel seguito.

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In questo caso, a fronte degli emendamenti di cui sopra fatti durante l’opposizione, la protezione finale del brevetto mantenuto in forma emendata potrà al limite essere diversa, ma comunque mai tale da potere essere considerata più estesa rispetto a quella del brevetto quale concesso, ovvero P2  P1, così da non violare l’Art. 123(3).

Pertanto in questo caso la famigerata trappola non scatta.

2.3 EMENDAMENTI CONSISTENTI IN UNA AGGIUNTA DI UNA O PIÙ CARATTERISTICHE TALE DA RISULTARE IN UNA ESTENSIONE DELLA MATERIA DEL BREVETTO OLTRE IL CONTENUTO ORIGINALE C, E QUINDI VIOLARE L’ART. 123(2).

In questo caso, il brevetto concesso, qualora fosse attaccato ed opposto, dovrebbe essere opportunamente emendato per rimuovere dal testo della rivendicazione concessa, ovvero dall’insieme R, tutte quelle caratteristiche che erano state indebitamente aggiunte durante la procedura d’esame, al fine di ovviare ai motivi dell’Art. 100(c) e così ottemperare all’Art. 123(2).

Purtroppo però, per effetto della rimozione di tali caratteristiche e delle corrispondenti limitazioni, la protezione, ovvero l’insieme P, conferita dal brevetto così emendato potrebbe estendersi rispetto a quella definita dal brevetto nella forma in cui era stato in precedenza concesso, e quindi essere in violazione dell’Art. 123(3). Ne consegue che in questo caso, in cui gli emendamenti sono nella forma di caratteristiche aggiuntive introdotte durante la procedure d’esame, la famigerata trappola potrebbe scattare.

In generale si potrebbero presentare quattro diverse situazioni, esposte in dettaglio ai successivi punti 2.3.1  2.3.4, che corrispondono a quelle esaminate dalla sentenza G1/93 dell’EPO.

2.3.1 LA O LE CARATTERISTICHE AGGIUNTE LIMITANO LO SCOPO DELLA PROTEZIONE MA POSSONO ESSERE SOSTITUITE CON ALTRE PRESENTI NEL CONTENUTO ORIGINALE DELLA DOMANDA DI BREVETTO
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Ad esempio l’insieme C annuncia la combinazione di caratteristiche (a+c) ma non la combinazione di caratteristiche (a+b), che invece compare nell’insieme R del brevetto concesso in conseguenza di emendamenti fatti nel corso della relativa procedura di esame (il fatto che la combinazione (a+b) non sia presente nell’insieme C è indicato barrando tale combinazione con una coppia di linee incrociate).

In questo caso, se il brevetto concesso viene opposto ed deve pertanto essere emendato al fine di ovviare ai motivi di opposizione dell’Art. 100(c), è possibile sostituire, nell’insieme R e in combinazione con la caratteristica (a), la caratteristica (c) che è stata indebitamente aggiunta durante la procedura d’esame con la caratteristica (b), già presente nell’insieme C in combinazione con la caratteristica (a), così come schematizzato nel seguito.

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Comunque, analogamente al precedente punto 2.2, un tale emendamento fatto in corso di opposizione potrà al più implicare una protezione finale P2, per il brevetto mantenuto in forma emendata, diversa, ma non più estesa rispetto a quella P1 del brevetto quale concesso, ovvero P2  P1, così da non violare l’Art. 123(3).

Pertanto in questo caso, la famigerata trappola non scatta.

2.3.2 LA O LE CARATTERISTICHE AGGIUNTE NON LIMITANO LO SCOPO DELLA PROTEZIONE
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Ad esempio l’insieme C annuncia la caratteristica (a) ma non la combinazione di caratteristiche (a+b), che invece compare nell’insieme R del brevetto concesso a seguito di emendamenti fatti nel corso della relativa procedura di esame (il fatto che la combinazione che la combinazione (a+b) non sia presente nell’insieme C è indicato con una coppia di linee incrociate). Essendo, in questo caso, la caratteristica b, aggiunta durante la procedura d’esame in combinazione con la caratteristica a, non tale da contribuire a limitare lo scopo della protezione finale, essa può essere rimossa senza violare l’Art. 123(3), così come schematizzato nel seguito.

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Quindi, anche in questo caso, la famigerata trappola non scatta.

2.3.3 LA O LE CARATTERISTICHE AGGIUNTE LIMITANO LO SCOPO DELLA PROTEZIONE E FORNISCONO UN CONTRIBUTO TECNICO
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Ad esempio l’insieme C annuncia la caratteristica (a) da sola, ma non la combinazione di caratteristiche (a+b), che è invece presente nell’insieme R del brevetto concesso a seguito di emendamenti fatti nel corso della relativa procedura di esame (il fatto che la combinazione (a+b) non sia presente nell’insieme C è indicato con una coppia di linee incrociate).

Ne consegue che in questo caso, durante una eventuale opposizione, il brevetto concesso, al fine di ovviare ai motivi di opposizione dell’Art. 100(c), dovrebbe essere emendato in modo tale da rimuovere dall’insieme R la caratteristica (b) aggiunta durante la procedura d’esame, così come schematizzato nel seguito.

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Così facendo, però la protezione finale P2 definita dal brevetto emendato si estenderebbe oltre a quella P1 del brevetto quale concesso, ovvero P2 > P1, in violazione dell’Art. 123(3). Pertanto in questo caso la famigerata trappola scatta, ed il brevetto corre irrimediabilmente verso la sua revoca.

2.3.4 LA O LE CARATTERISTICHE AGGIUNTE QUALI EMENDAMENTI SONO TALI DA ESCLUDERE PROTEZIONE PER UNA PARTE DELLA MATERIA DELLA DOMANDA DI BREVETTO E NON FORNISCONO UN CONTRIBUTO TECNICO
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Ad esempio il contenuto originale, ovvero l’insieme C, comprende la caratteristica generale (A), mentre la caratteristica aggiunta, per effetto di emendamenti durante la procedura d’esame, è un disclaimer (-a1) che non costituisce un contributo tecnico e che esclude dalla combinazione rivendicata, ovvero dall’insieme R, una porzione (a1) dell’area di protezione corrispondente alla caratteristica generale A.

In particolare questa esclusione, non supportata dal contenuto originale, è introdotta allo scopo di ovviare ad una accidentale anticipazione nell’arte nota della porzione esclusa (-a1) (il fatto che la combinazione (A – a1) non sia presente nell’insieme originale C è indicato barrandola con una coppia di linee incrociate).

In questo caso però, la porzione esclusa (-a1) non estende il contenuto originale C della domanda di brevetto cosicché essa, non violando l’Art. 123(2), può essere mantenuta nel brevetto concesso senza la necessità di dovere emendare quest’ultimo in sede di opposizione, così come schematizzato nel seguito.

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Quindi, anche in questo caso, la famigerata trappola non scatta.

Gli esempi e i casi prima trattati dovrebbero coprire tutte le situazioni, incluse quelle esaminate dalla sentenza G1/93 prima ricordata, in cui sarebbe utile porsi il problema del rischio di cadere nella trappola degli Artt. 123(2) & (3), al fine di essere certi di essere al riparo da essa. Detto questo, non posso non riconoscere come sia sempre difficile e mai totalmente adeguato comprendere e schematizzare qualsiasi disposizione legale, quali sono gli Artt. 123(2) & (3) EPC, come pure i fatti a cui tali disposizioni si dovrebbero applicare, all’interno di modelli astratti, a maggior ragione mutuati dalla logica e dalla matematica, quali sono per l’appunto gli insiemi.

Pertanto mi fermerei qui, sperando di non essere stato troppo noioso, e di non essermi allontanato troppo dallo scopo iniziale di portare chiarezza su questa materia, piuttosto che complicare le idee.

   Mario Gallo